Qu’est-ce que la loi de modernisation des marques de 2020 ?
La loi de modernisation des marques (TMA) dote l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) de nouveaux outils pour radier les marques déposées non utilisées du registre fédéral officiel et pour traiter plus efficacement les demandes d'enregistrement de marques. Cette loi a été promulguée en décembre 2020 et est entrée en vigueur le 18 décembre 2021.
Que signifie la loi sur la modernisation des marques de commerce pour vous ?
Avant la loi sur les marques (TMA), la seule façon de contester une marque déposée était qu'un tiers intente une action en justice fédérale ou une procédure d'annulation auprès de la Commission des marques (TTAB). Cependant, en raison notamment de la hausse des dépôts de marques frauduleux et de l'accumulation de marques déposées devenues caduques, il était nécessaire de mettre en place une procédure plus simple et accessible. La TMA offre désormais à toute personne la possibilité de contester une marque déposée par le biais de procédures d'annulation et de réexamen ex parte . Ces procédures visent à remplacer plus efficacement et à moindre coût les procédures d'annulation inter partes précédemment en vigueur . Si vous êtes titulaire d'une marque, la TMA vous offre des options supplémentaires pour lutter contre les contrefacteurs.
Comment annuler une marque déposée en vertu de la loi sur les marques (TMA) ?
Grâce à la nouvelle procédure de radiation, toute partie peut demander l'annulation de tout ou partie des produits et services mentionnés dans un enregistrement de marque, au motif que le titulaire n'a jamais utilisé la marque pour ces produits et services. Une procédure de radiation peut être engagée entre 3 et 10 ans après la date d'enregistrement, mais d'abord pendant les trois premières années suivant l'entrée en vigueur de la loi sur les marques (TMA). Les enregistrements plus anciens seront également concernés par cette procédure.
Dans les cinq ans suivant la date d'enregistrement d'une marque, la nouvelle procédure de réexamen permet à toute partie de demander la radiation de tout ou partie des produits et services mentionnés dans l'enregistrement, au motif que le titulaire n'a pas utilisé la marque pour ces produits et services à la date du dépôt de la déclaration d'usage. Concrètement, cette procédure permet à l'USPTO de réexaminer toute déclaration d'usage déposée soit avec la demande initiale (si celle-ci était fondée sur l'usage), soit dans une déclaration d'usage (si la demande initiale était fondée sur l'intention d'utiliser la marque).
Pour engager ces procédures, vous devez déposer une requête en effacement ou en réexamen. Que ce soit pour une procédure d'effacement ou de réexamen, votre requête doit comprendre :
- une déclaration vérifiée attestant qu'une enquête raisonnable a été menée afin de déterminer si la marque de commerce était utilisée dans le commerce en lien avec les biens ou services en question ;
- preuves à l'appui démontrant la non-utilisation; et
- Frais de dépôt auprès de l'USPTO d'un montant de 400 $ par classe de produits ou de services contestée.
En quoi les lettres de protestation diffèrent-elles selon la loi TMA de 2020 ?
Les lettres de protestation constituent une méthode informelle pour contester une demande d'enregistrement de marque en cours. Elles permettent à un tiers de fournir à l'examinateur des éléments de preuve relatifs à l'enregistrement de la marque. Par exemple, une lettre de protestation peut apporter la preuve que la marque faisant l'objet de la demande en cours :
- Risque de confusion avec une demande ou un enregistrement antérieur en cours ;
- Est simplement descriptive ou générique dans le contexte des biens ou services revendiqués ;
- Suggère un lien fictif avec une autre partie ;
- Incapable de fonctionner comme une marque déposée en raison de sa large diffusion
Bien que la pratique des lettres de protestation soit établie de longue date, la loi TMA (Times Markets Act) lui confère un cadre légal formel, fixant un délai de deux mois à l'USPTO (Office américain des brevets et des marques) pour examiner la demande et statuer. Les lettres de protestation constituent désormais une option économique et efficace pour contester les demandes en cours d'examen, puisqu'elles peuvent être déposées à tout moment, avant ou après la publication de la demande, moyennant des frais de dépôt symboliques de 50 dollars. À l'inverse, une opposition ne peut être déposée que pendant la période de publication de 30 jours et son coût s'élève à 600 dollars par classe.
Qui peut contester une marque déposée en vertu de la nouvelle loi sur les marques (TMA) ?
En vertu de la nouvelle loi sur les marques (TMA), toute personne peut déposer une requête en radiation ou en réexamen. Cette requête peut être déposée anonymement. Par exemple, un avocat peut déposer une requête au nom d'un client sans révéler son identité, mais le directeur de l'USPTO est habilité à exiger la divulgation de cette information dans certains cas. Les requérants étrangers devront se faire représenter par un avocat américain pour déposer une telle requête. De plus, le directeur de l'USPTO peut engager ces procédures même sans requête préalable s'il constate qu'une marque n'a jamais été utilisée dans le commerce ou n'était pas utilisée à la date pertinente.
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