Une ancienne danseuse de revue a porté plainte contre Taylor Swift, sa société de management et sa maison de disques pour contrefaçon de marque, arguant que l'utilisation par Swift de l'expression « Life of a Showgirl » est trop similaire à sa marque déposée « Confessions of a Showgirl ». Maren Flagg, connue professionnellement sous le nom de Maren Wade, a commencé à écrire une chronique dans le Las Vegas Weekly en 2014, intitulée « Confessions of a Showgirl ». Cette chronique a ensuite donné lieu à un spectacle, puis à une tournée à travers les États-Unis. Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) Confessions of a Showgirl a été enregistré chez Wade en 2015.
Qu'est-ce qu'une marque déposée?
A marque déposée Une marque est un mot, une phrase, un symbole, un dessin ou une combinaison de ces éléments reconnaissable qui permet d'identifier et de distinguer la source des biens ou des services de ceux de la concurrence. Elle protège l'identité de marque, notamment les slogans et les logos, permettant ainsi à leurs propriétaires d'empêcher l'utilisation de marques similaires dans le commerce.
Lors de l'examen d'une demande d'enregistrement de marque, l'USPTO recherche des marques similaires susceptibles de créer la confusion avec des marques déjà enregistrées. Pour ce faire, elle utilise ce que les tribunaux ont appelé les critères du Pont, issus de l'arrêt de 1975. Dans l'affaire EI du Pont de Nemours & Co..
Bien que tous les facteurs du Pont ne soient pas nécessairement pertinents, il existe généralement deux considérations clés dans toute analyse de risque de confusion : (1) les similitudes entre les marques comparées et (2) la relation entre les produits et/ou services comparés.
Similitudes entre les marques
Le premier critère de du Pont à prendre en compte est la similarité entre les marques. Bien que les marques soient comparées dans leur ensemble, un élément distinctif peut être plus significatif ou prédominant dans la création d'une impression commerciale. On accorde souvent une plus grande importance à cet élément dominant pour déterminer si les marques sont susceptibles de prêter à confusion. Lors de l'examen de la demande d'enregistrement de marque de Swift, l'USPTO a conclu que les marques « Confessions of a Showgirl » et « Life of a Showgirl » étaient, en l'espèce, susceptibles de prêter à confusion car « elles se ressemblent visuellement, phonétiquement et véhiculent une impression commerciale globale similaire ».
« Les marques sont en partie identiques car elles contiennent toutes deux les termes « OF A SHOWGIRL », ce qui les rend similaires visuellement et phonétiquement. Cette similarité phonétique à elle seule peut suffire à conclure que les marques comparées sont susceptibles de créer une confusion. »
L'USPTO a ajouté que les titres « Confessions » et « The Life » ne suffisent pas à faire la différence entre les deux, car ils produisent tous deux la même impression commerciale.
biens et services connexes
Même si deux marques présentent une ressemblance trompeuse, déterminer s'il existe un risque de confusion entre elles dépend également de la nature des produits ou services associés à chaque marque. C'est ainsi que des marques identiques, appartenant à des propriétaires différents, peuvent être déposées pour le savon Dove et les barres glacées Dove, ou encore pour les robinets Delta et les services de transport aérien Delta.
Lors du dépôt d'une marque, le demandeur doit préciser la ou les classes dans lesquelles il souhaite l'enregistrer. L'USPTO n'autorise pas l'enregistrement de n'importe quelle marque. En l'espèce, Wade a déposé la marque « Confessions of a Showgirl » dans deux classes :
- IC 016 : Chroniques imprimées dans les domaines du divertissement, de l'éducation, de la culture et du sport
- CI 041 : Services de divertissement et d'éducation sous forme de publications en ligne, à savoir blogs et magazines électroniques non téléchargeables dans le domaine du divertissement, de l'éducation, de la culture et du sport ; divertissements sous forme de spectacles vivants sur scène, notamment des productions théâtrales dans le domaine de la musique, du chant, de la danse, de la comédie et du théâtre ; services de divertissement sous forme d'émissions de télévision et de séries cinématographiques à diffusion continue, comprenant des drames et des comédies.
Alors que Swift a déposé une demande de marque pour « Life of Showgirl » dans 14 catégories, dont les catégories 016 et 041. Cela signifie que les deux marques sont utilisées en relation avec des services de divertissement général qui impliquent des spectacles musicaux et/ou théâtraux.
Selon les critères de Du Pont, lorsque les produits et/ou services d'un demandeur et d'un titulaire sont pratiquement identiques ou étroitement liés, le degré de similarité requis entre les marques pour établir un risque de confusion diminue. L'USPTO en a conclu que, pour le public acheteur, les marques seront susceptibles de créer une confusion, car la marque proposée pourrait apparaître comme désignant une gamme de produits et services de divertissement musical au sein de la gamme de services de divertissement musical déjà existante de Wade.
Confusion inversée
Dans sa plainte contre Swift, Wade qualifie cette affaire de « cas typique de confusion inversée ». Mais qu'est-ce que la confusion inversée ? Généralement, lorsqu'une entreprise contrefait une marque, une petite entreprise moins connue tente de tirer profit de la notoriété d'une marque plus importante. La confusion inversée constitue également une contrefaçon de marque, mais au lieu que la petite entreprise profite de la grande, c'est la grande entreprise qui arrive et domine le marché, empêchant la petite entreprise d'utiliser efficacement sa marque.
Bien souvent, les consommateurs finissent par croire que le produit de la petite entreprise est une contrefaçon, même si cette dernière détenait la marque en premier. Wade explique que c'est ce qui lui est arrivé : elle s'est retrouvée « à devoir gérer la vague d'attention médiatique générée par le programme des défendeurs et à tenter de maintenir sa présence dans un débat et sur un marché que ces derniers avaient envahis ». Et l'utilisation par Swift de la marque « Life of a Showgirl » a nui à sa « capacité à contrôler l'identité et la notoriété associées à sa marque ».
What Happens Next?
La plainte de Wade indique que « le préjudice causé à la réputation de la plaignante ne peut être entièrement compensé par des dommages-intérêts, et elle demande « une reddition de comptes et la restitution de tous les profits réalisés par les défendeurs attribuables à leur utilisation de THE LIFE OF A SHOWGIRL ».
Entre-temps, Swift a demandé à l'USPTO de suspendre sa demande de marque en attendant de savoir si une autre marque SHOWGIRL (numéro de série 98905117), pour des produits cosmétiques et de nettoyage, est enregistrée ou abandonnée.
Que peuvent faire les petites entreprises pour se protéger ?
La première étape consiste à déposer une demande d'enregistrement de marque auprès de l'USPTO afin de protéger votre marque et de garantir la validité de votre dépôt. Votre nom commercial, votre logo, votre slogan et l'identité de vos produits constituent des atouts précieux. Sans une protection adéquate de votre marque, vos concurrents pourraient utiliser une image de marque similaire, ce qui risquerait d'engendrer de la confusion, de nuire à votre réputation et de vous causer des pertes financières.
Chez EPGD Business Law, nos avocats spécialisés en marques à Miami représentent les entrepreneurs, les entreprises, les créatifs et les franchiseurs en matière d'enregistrement de marques, de protection de marque et de litiges relatifs aux marques. Nous aidons nos clients à sécuriser et à faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle, tant au niveau national qu'international.
