Quelles étaient les normes antérieures pour l'enregistrement du domaine « .com » ?
Un nom de domaine est l'adresse web qui identifie un site internet. Tout site web dont l'extension est « .com » possède un nom de domaine. Alors que les marques déposées sont enregistrées au niveau fédéral auprès de l'USPTO (Office américain des brevets et des marques), les noms de domaine des sites web sont enregistrés auprès d'un bureau d'enregistrement de noms de domaine.
Les bureaux d'enregistrement de noms de domaine doivent être accrédités par l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Le groupe principal de domaines, qui comprend « .com », « .info », « .neg » et « .org », est appelé domaine générique de premier niveau (gTLD). Ces domaines peuvent être enregistrés auprès de n'importe quel bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN, comme par exemple GoDaddy.
Le domaine « .com » est sans conteste l’extension de premier niveau la plus connue. L’avantage d’enregistrer un nom de domaine en .com réside dans la confiance que les internautes accordent généralement à ces sites web, compte tenu de leur popularité. De plus, ils sont performants en matière de référencement (SEO) et apparaissent souvent en tête des résultats de recherche.
Toutefois, l'enregistrement d'une marque (qui désigne la source des biens et services) et l'enregistrement d'un nom de domaine (qui désigne une adresse web) sont deux choses différentes. Ainsi, l'enregistrement d'un nom de domaine ne confère pas automatiquement la propriété d'une marque. Cependant, les entreprises dont le nom de domaine se termine par « .com » possèdent parfois à la fois une marque et un nom de domaine enregistré. Si le nom de domaine sert à identifier la source de biens et services spécifiques, en plus de son adresse web, il peut alors faire office de marque. La Cour suprême des États-Unis s'est récemment prononcée sur la question de l'enregistrement d'une marque avec l'extension « .com » dans l'affaire « United States Patent and Trademark Office v. Booking.com ».
Quel a été l'avis de la Cour dans l'affaire United States Patent and Trademark Office c. Booking.com ?
Booking.com, le service en ligne de réservation d'hôtels, de vols, de véhicules et d'activités, a récemment remporté une victoire importante devant la Cour suprême. Le 30 juin 2020, la Cour suprême a statué, par huit voix contre une, que Booking.com n'était pas un terme générique, contrairement à ce qu'avait initialement affirmé l'Office américain des brevets et des marques (USPTO). Les plaidoiries s'étant déroulées par visioconférence en raison de la pandémie de COVID-19, l'affaire USPTO c. Booking.com est la première de l'histoire à avoir été jugée sans audience en présentiel.
L'affaire a débuté lorsque Booking.com a cherché à déposer son nom en tant que marque fédérale en 2012. Sa demande a été rejetée par l'USPTO au motif qu'il s'agissait d'un nom générique non enregistrable. Booking.com a alors porté l'affaire devant les tribunaux, et celle-ci est parvenue devant la Cour suprême en 2019.
Initialement, l'USPTO avait plaidé pour que la Cour adopte une règle absolue interdisant l'enregistrement de Booking.com, indépendamment de la perception des consommateurs. L'USPTO soutenait que Booking.com, désignant un service de réservation en ligne de voyages, d'excursions et d'hébergement, était un terme générique inéligible à l'enregistrement. De plus, elle affirmait que même s'il était considéré comme descriptif plutôt que générique, ce terme ne possédait pas de signification secondaire.
Dans un avis rédigé par la juge Ruth Bader Ginsburg, la Cour suprême a rejeté cet argument et a jugé que Booking.com n'était pas un terme générique. Premièrement, la Cour a précisé qu'un terme générique désigne une catégorie de biens ou de services, et non une caractéristique spécifique de cette catégorie. De plus, Booking.com étant un terme composé, sa signification doit être appréciée dans son ensemble, et non pas en considérant séparément la signification de « Booking. » ou de « .com ». Enfin, la Cour a statué que la signification pertinente du terme se réfère à sa signification pour les consommateurs.
Dans son opinion dissidente, le juge Stephen Breyer a affirmé que le domaine générique « .com » dans le terme rendait l'ensemble générique. Néanmoins, la Cour a finalement statué que le caractère générique d'un terme dépendait de la capacité des consommateurs à le percevoir comme désignant une catégorie spécifique.
Puis-je maintenant déposer une marque en « .com » auprès d'un avocat d'affaires à Miami ?
L'affaire United States Patent and Trademark Office c. Booking.com portait sur la question du dépôt de marques pour les termes génériques. Suite à cet arrêt de la Cour suprême, les personnes souhaitant utiliser l'extension « .com » pour leur site web auront de meilleures chances d'obtenir une marque déposée lors de l'enregistrement de leur nom de domaine.
Les propriétaires de sites web populaires dont l'adresse se termine par « .com » peuvent déposer leur marque auprès de l'USPTO (Office américain des brevets et des marques) tout en enregistrant leur nom de domaine auprès d'un registraire. L'enregistrement du nom de domaine seul ne leur confère pas le droit à la marque ; les deux démarches sont nécessaires. Si le nom identifie un site web spécifique et précise la provenance des biens et services proposés, un site web en « .com » peut alors être à la fois une marque déposée et enregistré.
Un avocat d'affaires à Miami peut vous aider à déposer votre demande d'enregistrement de marque. Cette procédure implique des frais de dépôt et peut prendre un an, voire plus. En cas de conflit avec une autre marque, un avocat spécialisé en droit des marques peut vous aider à résoudre le problème et à défendre vos intérêts. Dès réception d'un « Avis de publication », votre marque sera publiée au Journal officiel de l'USPTO afin de permettre à des tiers de s'opposer à son enregistrement. En l'absence d'opposition, vous recevrez un certificat d'enregistrement ou un avis d'acceptation, selon que votre marque est déjà utilisée dans le commerce ou non. L'enregistrement d'une marque auprès de l'USPTO implique son renouvellement et le dépôt de déclarations sous serment attestant que vous utilisez toujours votre marque.
