L'un des motifs fréquents de refus d'une demande d'enregistrement de marque est l'article 2(d) de la loi Lanham, qui traite du risque de confusion entre la marque du demandeur et une marque déjà enregistrée. La loi stipule :
d) Comporte ou comprend une marque qui ressemble tellement à une marque enregistrée auprès de l’Office des brevets et des marques de commerce, ou à une marque ou un nom commercial précédemment utilisé aux États-Unis par un tiers et non abandonné, qu’elle est susceptible, lorsqu’elle est utilisée sur ou en relation avec les produits du demandeur, de créer une confusion, une erreur ou de tromper…
Autrement dit, une marque peut être refusée si elle est trop similaire à une marque existante, au point de risquer d'induire les consommateurs en erreur. Toutefois, il ne s'agit pas d'un processus automatique. Il requiert une analyse au cas par cas, guidée par les principes suivants : facteurs du Pont, qui prennent en compte divers aspects tels que la similarité des marques, la nature des biens ou des services, le niveau de connaissance du consommateur et les conditions du marché.
Le cadre de référence du Pont
Les facteurs établis dans Dans l'affaire EI du Pont DeNemours & Co., 476 F.2d 1357 (CCPA 1973), comprennent :
- La similitude ou la dissemblance des marques dans leur ensemble quant à leur apparence, leur sonorité, leur connotation et leur impression commerciale ;
- Les conditions dans lesquelles les ventes sont effectuées et les acheteurs auxquels elles sont réalisées (achat impulsif vs achat réfléchi) ;
- La similitude ou la dissemblance et la nature des produits décrits dans la demande ou l'enregistrement; et
- La mesure dans laquelle le propriétaire a le droit d'exclure des tiers de l'utilisation de la marque.
Même lorsque les marques partagent des caractéristiques dominantes, les tribunaux ont reconnu qu'une similitude sur un point, comme le son ou l'apparence, n'entraîne pas automatiquement de confusion, surtout lorsque les produits ou services diffèrent sensiblement (Dans l'affaire White Swan Ltd., 8 USPQ2d 1534). Les points de comparaison d'une marque verbale sont (i) l'apparence, (ii) le son, (iii) la signification et (iv) l'impression commerciale.
L'impression générale compte
L'impression commerciale globale que donne une marque est ce qui compte vraiment. Comme dans First Savings Bank FSB contre First Bank System Inc.Dans l'arrêt 101 F.3d 645, il a été jugé que même si deux marques utilisent les mêmes mots clés, cela ne signifie pas nécessairement qu'elles présentent une similitude susceptible de créer la confusion. Ce qui importe réellement, c'est de savoir si l'effet global produit par les marques (l'impression générale qu'elles dégagent) est de nature à induire les consommateurs en erreur et leur faire croire qu'elles proviennent de la même source.
Par exemple, dans General Mills, Inc. contre Kellogg Co.La cour a conclu que les appellations « Oatmeal Raisin Crisp » et « Apple Raisin Crisp » ne prêtaient pas à confusion, bien que les deux contiennent le terme « raisins secs ». Affaire similaire dans First Savings Bank FSB contre First Bank System Inc., Il a été jugé que les marques « FirstBank » et « First Bank Kansas » n’étaient pas similaires au point de prêter à confusion.
Impressions et connotations commerciales
Si les marques créent des impressions commerciales distinctes, la confusion est peu probable. Autrement dit, si les marques déposées ont une apparence ou un toucher différents, il est peu probable qu'elles soient confondues. Par exemple, dans Shen Mfg. Co. c. Ritz Hotel Ltd.Le tribunal a statué que « THE RITZ KIDS » pour les vêtements et « RITZ » pour les textiles de cuisine créaient des impressions suffisamment distinctes et séparées, en raison de l'impression commerciale différente.
Les connotations sont importantes : la signification ou la connotation d’une marque doit être déterminée en fonction des produits ou services mentionnés. Même des marques d’apparence ou de prononciation similaires peuvent avoir des significations différentes selon le contexte de leur secteur d’activité respectif. Par exemple, dans Dans l'affaire Sears, Roebuck & Co.Les termes « CROSS-OVER » pour les soutiens-gorge et « CROSSOVER » pour les vêtements de sport n'ont pas été jugés susceptibles de prêter à confusion en raison de leurs significations différentes selon le contexte. En ce qui concerne le bouledogue britannique, Il a été jugé que les marques « PLAYERS » pour les sous-vêtements masculins et « PLAYERS » pour les chaussures n'étaient pas susceptibles de créer de confusion.
Les consommateurs avertis minimisent la confusion
La sophistication du consommateur est un autre facteur crucial. Lorsque les consommateurs sont susceptibles de faire preuve de prudence lors de leurs achats, les risques de confusion entre des marques similaires diminuent. Dans l'affaire NAD, Inc.La Cour d'appel fédérale a examiné les marques NARCO et NARKOMED, utilisées pour des produits similaires. Bien que les marques soient similaires, la Cour a estimé qu'il était peu probable qu'elles prêtent à confusion, car ces produits sont achetés par des professionnels avertis qui font preuve d'une grande vigilance. En tant que consommateurs informés et attentifs, il est peu probable qu'ils confondent les deux marques, même si leurs noms se ressemblent.
Ce principe est particulièrement pertinent dans l'industrie musicale, qui compte des consommateurs fidèles et exigeants, aux préférences marquées en matière de genres musicaux et d'artistes. De ce fait, ces consommateurs font preuve d'une vigilance extrême lors de l'achat de services musicaux, minimisant ainsi tout risque de confusion entre les marques respectives. Par ailleurs, l'achat de billets pour des concerts représente un investissement financier et temporel important, contrairement à l'achat d'un service ponctuel. Un consommateur achetant des billets pour un concert veillera donc à acheter des billets pour le bon artiste. Cette vigilance accrue réduit considérablement tout risque de confusion.
Les produits connexes doivent encore être contextualisés
Même lorsque des produits ou des services appartiennent à la même catégorie générale, comme la musique en direct, la confusion entre les marques n'est pas systématique. Par exemple, dans Coach Services, Inc. c. Triumph Learning LLCLes deux sociétés utilisaient la marque « COACH », mais comme l'une était dans le secteur de la préparation aux examens et l'autre dans celui de la mode, le tribunal a estimé qu'une confusion était peu probable en raison de la nature distincte de leurs activités.
Ce principe a été réaffirmé dans Quartz Radiation Corp. c. Comm/Scope Co.Dans une affaire où les marques « QR » utilisées pour les câbles coaxiaux et pour les pièces de machines à imprimer les plans ont été jugées non susceptibles de créer la confusion, car les produits avaient des fonctions différentes, ciblaient des marchés différents et s’adressaient à des types d’acheteurs différents, il n’existe pas de règle absolue selon laquelle certains biens ou services sont automatiquement liés ou que des marques similaires utilisées sur ces biens ou services engendreront nécessairement une confusion, il n’existe pas de règle absolue.
Les marques faibles méritent une protection limitée
Enfin, la force d'une marque est un facteur clé pour évaluer le risque de confusion. Une marque forte est une marque largement reconnue du public et qui identifie immédiatement un producteur ou une source unique du produit. La force d'une marque s'apprécie selon deux critères : (1) son caractère distinctif ou unique, et (2) sa notoriété sur le marché. Les tribunaux considèrent souvent les noms de personnes comme descriptifs et, par nature, comme peu forts. Ils sont intrinsèquement faibles, sauf s'ils ont acquis une « signification secondaire », c'est-à-dire lorsque les consommateurs associent spécifiquement ces termes à une source particulière au fil du temps.
In Brennan's, Inc. c. Brennan's Restaurant, LLCLa cour a statué que les noms de famille courants bénéficient d'une protection limitée en matière de marques. Cette décision vise à éviter d'octroyer des droits de monopole sur des mots courants, ce qui pourrait restreindre indûment la concurrence et le commerce.
Lorsqu'une marque est considérée comme faible, c'est-à-dire peu distinctive ou unique, même de petites différences entre deux marques similaires peuvent suffire à éviter toute confusion. En effet, les marques faibles bénéficient d'une protection juridique moindre que les marques fortes et plus distinctives. Dans l'affaire Dayco Products – Eaglemotive Inc.La cour a expliqué que les marques faibles bénéficient d'une protection plus limitée et n'empêchent donc pas l'utilisation d'autres marques similaires.
Conclusion
En matière de droit des marques, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de confusion, le contexte est primordial. Le simple partage d'un nom ou d'un mot ne suffit pas à créer de confusion ; l'impression commerciale, la cible, le niveau de connaissance des consommateurs, la notoriété de la marque et d'autres facteurs plus subtils jouent un rôle essentiel.
L'analyse du Pont exige une évaluation approfondie et réfléchie. Qu'il s'agisse de conseiller des clients, de préparer un appel ou de répondre à un refus, il est essentiel d'examiner chaque facteur en détail, en s'appuyant sur des preuves substantielles et la jurisprudence pertinente.
Pour toute question ou pour discuter de droit des marques, veuillez contacter EPGD Business Law à Miami, en Floride, au (786) 837-6787 ou nous envoyer un courriel pour prendre rendez-vous. consultation.
