Vous avez trouvé une marque déposée pour votre marque, mais quelqu'un d'autre l'a déjà enregistrée. Que faire ? Voici trois options pour contester cette marque et faire enregistrer la vôtre.
- Effacement de marque
- Annulation de marque
- Violation de marque
Effacement de marque
Il s'agit d'une procédure préliminaire, qui se fait par écrit, au moyen d'une demande en ligne avant la Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO). L'objectif de cette procédure est d'informer l'USPTO de l'existence d'une marque déposée qui n'a JAMAIS été utilisée dans le commerce. L'USPTO est ainsi invitée à annuler l'enregistrement afin qu'un autre demandeur puisse utiliser la marque.
Il s'agit d'une procédure relativement simple, puisqu'elle se déroule en ligne. Une fois la requête soumise, l'USPTO prend en charge le dossier. Aucune procédure judiciaire n'est requise, ni comparution à des audiences ou des procès. Tout se fait sur papier et en ligne.
Pour commencer, vous devez recueillir auprès du titulaire de la marque des preuves de non-utilisation. Ces preuves peuvent être similaires à celles jointes à ce courriel (sites web, réseaux sociaux, etc.). Si le titulaire est incapable de fournir ces preuves (généralement dans un délai de 30 à 90 jours suivant la demande de l'USPTO), ce dernier pourra procéder à l'annulation de l'enregistrement.
Annulation de marque
À l'instar de la radiation de marque, la demande d'annulation de marque vise à supprimer l'enregistrement d'une marque pour diverses raisons : non-usage, abandon, fraude, etc. Contrairement à la radiation, la demande d'annulation intervient lorsque la marque enregistrée a été utilisée dans le commerce par le passé, mais n'est plus exploitée.
En vertu de la loi fédérale sur les marques, si une marque n'a pas été utilisée dans le commerce pendant plus de trois (3) années consécutives, elle est provisoirement considérée comme abandonnée. L'« utilisation dans le commerce » s'entend des ventes. Si la marque est promue mais ne génère pas de ventes, ou si aucune preuve de ventes ne peut être apportée, son utilisation dans le commerce n'est pas établie. Cette procédure d'annulation de marque diffère de la radiation, car elle est contentieuse (c'est-à-dire qu'elle donne lieu à un litige), une affaire judiciaire étant portée devant l'instance administrative de l'USPTO, appelée Commission des procès et des appels en matière de marques.
Pour commencer, vous devez soumettre une demande d'annulation à l'USPTO, accompagnée des pièces justificatives (identiques à celles mentionnées précédemment). Une fois la demande acceptée, l'USPTO ouvrira un dossier et demandera au titulaire de la marque de répondre.
Tout comme la radiation d'une marque, la procédure d'annulation d'une marque se déroule exclusivement par écrit. Autrement dit, vous n'avez pas à vous présenter en personne ni à distance à des audiences ou des procès. Toutes les démarches se font via le portail de l'USPTO. Si la demande d'annulation est acceptée, l'USPTO annulera l'enregistrement, en totalité ou en partie, vous permettant ainsi de déposer une nouvelle demande d'enregistrement de la marque. Cette procédure est plus complète et plus longue que la radiation d'une marque.
Avant d'entamer cette procédure, il est recommandé de déposer une demande d'enregistrement de marque afin de justifier votre droit de demander l'annulation. En d'autres termes, le fait d'avoir une demande d'enregistrement de marque en cours constitue le motif de votre demande d'annulation : « Je dois annuler votre marque pour pouvoir enregistrer la mienne. »
Violation de marque
L'autre option, plus radicale, consiste à intenter une action en justice fédérale devant les tribunaux, afin d'obtenir des dommages et intérêts pour l'utilisation de la marque déposée. Autrement dit, si nous souhaitons que le titulaire de la marque nous indemnise pour le préjudice subi du fait de son enregistrement.
Ce procédé est le plus long et le plus gourmand en ressources parmi toutes les options évoquées. Il n'est recommandé qu'en dernier recours, si les autres solutions s'avèrent infructueuses.
Vous avez des questions concernant votre marque ou l'enregistrement d'une autre personne ? N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis. consultation.
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