Certains pourraient croire qu'une fois l'enregistrement d'une marque fédérale obtenu, il confère le droit exclusif d'utiliser cette marque pour des produits ou services spécifiques et empêche facilement toute utilisation par un tiers. Or, le droit des marques est plus complexe. En réalité, l'enregistrement d'une marque, même valide et incontestable, ne garantit pas le droit exclusif d'utiliser la marque en toutes circonstances.
Aux États-Unis, les droits sur une marque sont conférés par son usage. Autrement dit, pour acquérir la propriété d'une marque, il ne suffit pas de l'avoir créée en premier, ni même de l'avoir déposée en premier. Il faut en effet que la partie qui revendique la propriété ait été la première à utiliser effectivement la marque dans le commerce.
Il arrive que le titulaire d'une marque déposée au niveau fédéral ne soit pas le premier utilisateur d'une marque sur un territoire donné. Un « utilisateur antérieur » est une personne qui a commencé à utiliser une marque quelque part, ou qui en a déposé la demande, avant la date de dépôt de la marque auprès du titulaire fédéral. Dans certains cas, un utilisateur antérieur non enregistré peut avoir des droits supérieurs à ceux du titulaire enregistré, au moins sur un territoire spécifique.
Contesté contre non contesté
Une marque enregistrée depuis moins de cinq ans est considérée comme « contestable ». En règle générale, le titulaire d'une marque contestable bénéficie d'un droit d'usage exclusif sur l'ensemble du territoire américain. Toutefois, un utilisateur antérieur peut continuer à utiliser la marque sur les territoires où il exerçait son activité avant la date d'enregistrement. Pour ce faire, l'« utilisateur antérieur » doit démontrer qu'il (1) utilisait la marque avant la date de dépôt de la marque et (2) a acquis des droits de common law du fait de cette utilisation antérieure sur tous les territoires.
Une marque contestable peut également faire l'objet d'une requête en radiation. Toute personne estimant subir, ou subira subir, un préjudice du fait de l'enregistrement d'une marque au registre principal peut déposer une telle requête dans un délai de cinq ans à compter de la date d'enregistrement.
Une marque devient « incontestable » si, après cinq ans d'enregistrement, le titulaire dépose une déclaration sous serment attestant (1) qu'aucune décision défavorable n'a été rendue concernant son droit d'utiliser la marque, (2) qu'aucune procédure de ce type n'est en cours et (3) que la marque a été utilisée sans interruption pendant cinq années consécutives. Malgré le statut renforcé de l'enregistrement incontestable, celui-ci demeure soumis aux droits antérieurs des utilisateurs existant au moment de l'enregistrement sur tout territoire concerné, fondés sur un usage qui se poursuit jusqu'à ce jour.
Si un utilisateur antérieur peut prouver qu'il a continué à utiliser une marque sans interruption significative depuis avant l'entrée en vigueur de l'enregistrement sur un territoire, cet utilisateur antérieur conservera des droits supérieurs à ceux du titulaire sur ce territoire. Cependant, contrairement aux marques contestables, l'enregistrement d'une marque incontestable est irrévocable.
Toute personne souhaitant déposer une marque doit savoir que le dépôt seul ne confère pas un droit exclusif d'utilisation. En effet, les utilisateurs antérieurs bénéficient d'une protection importante en vertu de la loi. Loi sur les marqueset, dans certains cas, les utilisateurs antérieurs peuvent avoir des droits supérieurs à ceux d'un utilisateur enregistré, du moins sur un territoire spécifique.
Pour en savoir plus ou pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous aider. Vous pouvez nous joindre au (786) 837-6787 ou par courriel à info@epgdlaw.com.
*Avertissement : Cet article de blog ne constitue pas un avis juridique. Nous vous recommandons fortement de consulter un avocat si vous avez des questions d’ordre juridique. Le fait de nous contacter via notre site web n’établit pas de relation avocat-client.*
