Toute personne qui estime subir un préjudice du fait de l'enregistrement d'une marque peut introduire une opposition en déposant une déclaration d'opposition. Cette déclaration doit être déposée par une personne ayant un intérêt réel et légitime dans l'issue de l'enregistrement. Une personne qui s'estime en droit de s'opposer à l'enregistrement d'une marque peut fonder son opposition, entre autres, sur le fait que la marque demandée :
- est susceptible de créer une confusion avec la marque ou la demande de l'opposant ;
- est simplement descriptive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas suffisamment distinctive pour constituer une marque reconnaissable pour les biens ou services qu'elle offre (ex. « Livraison rapide », pour les services de livraison) ;
- est principalement descriptif géographiquement, c'est-à-dire qu'il décrit simplement d'où proviennent les biens ou les services (ex. « Pêches de Géorgie », pour les pêches de Géorgie) ;
- est trompeur ;
- est susceptible de diluer une marque déposée célèbre (ex. Pepsi's Towing) ;
- le demandeur ou le titulaire a commis une fraude à l'encontre de l'USPTO, par exemple lorsqu'un demandeur fait sciemment de fausses déclarations ou des déclarations trompeuses dans sa demande.
Pour obtenir gain de cause sur le fondement du risque de confusion, l'opposant ou le demandeur doit établir qu'il détient des droits de propriété antérieurs et que la marque demandée est susceptible d'induire en erreur. L'inscription au Registre principal est présumée prioritaire sur une demande en instance. Un opposant ou un demandeur peut également établir des droits antérieurs en démontrant l'usage de sa marque dans le commerce aux États-Unis avant la première utilisation par le demandeur. Cet usage peut notamment comprendre :
- En tant que marque déposée ;
- En tant que nom commercial ;
- En publicité.
Toutes les oppositions sont déposées auprès de la Commission des marques (Trademark Trial and Appeal Board), une juridiction administrative relevant des règles fédérales de procédure civile. La Commission des marques évalue le risque de confusion au moyen d'un test multifactoriel qui examine :
- Similitude des marques dans leur intégralité, quant à leur apparence, leur sonorité, leur connotation et leur impression commerciale ;
- Similitude dans la nature des biens ou services tels que décrits dans une demande ou un enregistrement ;
- Similitude des circuits commerciaux établis ;
- Conditions dans lesquelles les ventes sont effectuées ;
- Reconnaissance de la marque antérieure ;
- Nombre et nature des marques similaires utilisées sur des produits similaires.
Un avis d'opposition doit être déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'USPTO. Lorsqu'une demande est publiée pour opposition, vous disposez de 30 jours pour déposer une opposition ou demander une prolongation de ce délai (de 30 ou 90 jours supplémentaires). Si vous dépassez le délai de publication, vous pourrez toujours vous opposer à la marque après son enregistrement en déposant une demande d'opposition. Pétition pour annuler.
