La loi fédérale Lanham établit des recours civils en cas de contrefaçon de marques déposées au niveau fédéral (article 32) et de marques non déposées (article 43(a)). La plupart des plaignants dans les actions en contrefaçon intentées en vertu de l'article 32 invoquent également l'article 43(a). Ces griefs portent souvent sur la concurrence déloyale ou l'indication trompeuse d'origine.
Pour prouver la contrefaçon de marque en vertu de la loi Lanham, un demandeur doit démontrer que : (1) il possède une marque valide et juridiquement protégeable ; (2) le défendeur a fait un usage ultérieur non autorisé d'une marque dans le commerce ; et (3) l'utilisation du défendeur est susceptible de créer une confusion chez le consommateur.
Le fait d'être le premier à utiliser une marque dans le commerce pour des biens ou des services spécifiques confère généralement la propriété de cette marque. Un facteur essentiel de validité d'une marque est son caractère distinctif. Une marque acquiert ce caractère distinctif, ou une signification secondaire, lorsque les consommateurs l'associent à une source particulière, par exemple Coca-Cola® pour les boissons gazeuses.
Dans une action en contrefaçon de marque, le demandeur doit démontrer qu'un nombre significatif d'acheteurs raisonnablement prudents risquent d'être induits en erreur par l'utilisation faite par le défendeur. Les principaux points examinés par les tribunaux en matière de contrefaçon de marque sont les suivants :
- Comparaison des marques — apparence, prononciation, lettres communes, impression commerciale et connotation ;
- Comparaison des biens ou services — pour voir s’ils sont suffisamment similaires pour induire le consommateur en erreur ;
- Circuits de distribution — une analyse de la manière dont les marques apparaissent et du processus d'achat ;
- Force de la marque — mesurant le caractère descriptif, suggestif, arbitraire et fantaisiste ;
- Confusion réelle — Les clients ont-ils réellement été induits en erreur par les marques contradictoires ?
Les marques n'ont pas besoin d'être identiques pour qu'une confusion soit probable ou se produise. Toutefois, plus les marques sont similaires, plus le risque de confusion est élevé. Les parties s'appuient souvent sur des enquêtes auprès des consommateurs pour établir ce risque de confusion.
Dans certains cas, une partie peut apporter la preuve que le défendeur a adopté sa marque dans l'intention de tromper les consommateurs. La preuve de mauvaise foi peut contribuer à établir une présomption de confusion. Parmi les éléments de preuve susceptibles de suggérer une intention illicite ou de mauvaise foi, on peut citer :
- La connaissance effective par le défendeur de la marque du demandeur avant l'adoption de sa marque ;
- Existence d'une relation d'affaires antérieure entre les parties ;
- L'utilisation continue par le défendeur d'une marque après avoir reçu notification du demandeur ;
- L'utilisation par le défendeur d'une marque après s'être vu refuser l'autorisation par le demandeur ;
Le plaignant n'a pas à prouver l'intention délibérée en cas de contrefaçon de marque.
