L'un des motifs fréquents de refus d'une demande d'enregistrement de marque est l'article 2(d) de la loi Lanham, qui traite du risque de confusion entre la marque du demandeur et une marque déjà enregistrée. La loi stipule :
d) Comporte ou comprend une marque qui ressemble tellement à une marque enregistrée auprès de l’Office des brevets et des marques de commerce, ou à une marque ou un nom commercial précédemment utilisé aux États-Unis par un tiers et non abandonné, qu’elle est susceptible, lorsqu’elle est utilisée sur ou en relation avec les produits du demandeur, de créer une confusion, une erreur ou de tromper…
Autrement dit, une marque peut être refusée si elle est trop similaire à une marque existante, au point de risquer d'induire les consommateurs en erreur. Toutefois, il ne s'agit pas d'une procédure automatique. Elle requiert une analyse au cas par cas, guidée par les critères du Pont , qui prennent en compte divers aspects tels que la similarité des marques, la nature des produits ou services, le niveau de connaissance des consommateurs et les conditions du marché.
Le cadre de référence du Pont
Les facteurs établis dans l' affaire In re EI du Pont DeNemours & Co. , 476 F.2d 1357 (CCPA 1973), comprennent :
- La similitude ou la dissemblance des marques dans leur ensemble quant à leur apparence, leur sonorité, leur connotation et leur impression commerciale ;
- Les conditions dans lesquelles les ventes sont effectuées et les acheteurs auxquels elles sont réalisées (achat impulsif vs achat réfléchi) ;
- La similitude ou la dissemblance et la nature des produits décrits dans la demande ou l'enregistrement; et
- La mesure dans laquelle le propriétaire a le droit d'exclure des tiers de l'utilisation de la marque.
Même lorsque des marques partagent des caractéristiques dominantes, les tribunaux ont reconnu qu'une similarité sur un point, comme la sonorité ou l'apparence, n'entraîne pas automatiquement de confusion, notamment lorsque les produits ou services diffèrent sensiblement ( In re White Swan Ltd. , 8 USPQ2d 1534). Les points de comparaison pour une marque verbale sont : (i) l'apparence, (ii) la sonorité, (iii) le sens et (iv) l'impression commerciale.
L'impression générale compte
L'impression commerciale globale que dégage une marque est ce qui importe réellement. Comme l'a démontré l'arrêt First Savings Bank FSB c. First Bank System Inc. , 101 F.3d 645, même si deux marques utilisent les mêmes mots clés, cela ne signifie pas nécessairement qu'elles prêtent à confusion. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir si l'effet global véhiculé par les marques (l'impression générale qu'elles dégagent) est susceptible d'induire les consommateurs en erreur et de leur faire croire qu'elles proviennent de la même source.
Par exemple, dans l'affaire General Mills, Inc. c. Kellogg Co. , la cour a jugé que les appellations « Oatmeal Raisin Crisp » et « Apple Raisin Crisp » ne prêtaient pas à confusion, bien que les deux contiennent le terme « Raisin Crisp ». Dans une affaire similaire, First Savings Bank FSB c. First Bank System Inc., les marques « FirstBank » et « First Bank Kansas » ont été jugées non similaires et non susceptibles de créer la confusion.
Impressions et connotations commerciales
Si les marques créent des impressions commerciales distinctes, le risque de confusion est faible. Autrement dit, si les marques sont visuellement ou tactilement différentes, il est peu probable qu'elles soient confondues. Par exemple, dans l'affaire Shen Mfg. Co. c. Ritz Hotel Ltd. , la cour a jugé que « THE RITZ KIDS » pour les vêtements et « RITZ » pour le linge de cuisine créaient des impressions suffisamment distinctes, du fait de leur identité commerciale différente.
Les connotations sont importantes : la signification ou la connotation d’une marque doit être déterminée en fonction des produits ou services qu’elle désigne. Même des marques d’apparence ou de prononciation similaires peuvent avoir des significations différentes selon le contexte de leur secteur d’activité respectif. Par exemple, dans l’affaire In re Sears, Roebuck & Co. , il a été jugé que les marques « CROSS-OVER » (soutiens-gorge) et « CROSSOVER » (vêtements de sport) n’étaient pas susceptibles de créer la confusion, compte tenu de leurs significations différentes selon le contexte. De même, dans l’affaire In re British Bulldog, il a été jugé que les marques « PLAYERS » (sous-vêtements masculins) et « PLAYERS » (chaussures) n’étaient pas susceptibles d’induire en erreur.
Les consommateurs avertis minimisent la confusion
Le niveau de sophistication du consommateur est un autre facteur déterminant. Lorsque les consommateurs sont susceptibles de faire preuve de prudence lors de leurs achats, les risques de confusion entre des marques similaires diminuent. Dans l'affaire In re NAD, Inc. , la Cour d'appel fédérale a examiné les marques NARCO et NARKOMED, utilisées pour des produits similaires. Bien que les marques soient similaires, la Cour a conclu qu'une confusion était improbable car les produits sont achetés par des professionnels avertis qui font preuve d'une grande vigilance. En tant que consommateurs informés et attentifs, il était peu probable qu'ils confondent les deux marques, même si leurs noms se ressemblent.
Ce principe est particulièrement pertinent dans l'industrie musicale, qui compte des consommateurs fidèles et exigeants, aux préférences marquées en matière de genres musicaux et d'artistes. De ce fait, ces consommateurs font preuve d'une vigilance extrême lors de l'achat de services musicaux, minimisant ainsi tout risque de confusion entre les marques respectives. Par ailleurs, l'achat de billets pour des concerts représente un investissement financier et temporel important, contrairement à l'achat d'un service ponctuel. Un consommateur achetant des billets pour un concert veillera donc à acheter des billets pour le bon artiste. Cette vigilance accrue réduit considérablement tout risque de confusion.
Les produits connexes doivent encore être contextualisés
Même lorsque des produits ou des services appartiennent à la même catégorie générale, comme la musique en direct, la confusion entre marques n'est pas systématique. Par exemple, dans l'affaire Coach Services, Inc. c. Triumph Learning LLC , les deux sociétés utilisaient la marque « COACH », mais comme l'une opérait dans le secteur de la préparation aux examens et l'autre dans celui de la mode, le tribunal a estimé que le risque de confusion était faible compte tenu de la nature distincte de leurs activités.
Ce principe a été réaffirmé dans l'affaire Quartz Radiation Corp. c. Comm/Scope Co. , où il a été jugé que les marques « QR », utilisées pour les câbles coaxiaux et les pièces de machines à imprimer les plans, n'étaient pas susceptibles de créer la confusion, car les produits avaient des fonctions différentes, ciblaient des marchés différents et s'adressaient à des types d'acheteurs différents. Par conséquent, il n'existe pas de règle absolue selon laquelle certains biens ou services sont automatiquement liés ou que des marques similaires utilisées pour les désigner engendreront nécessairement une confusion.
Les marques faibles méritent une protection limitée
Enfin, la force d'une marque est un facteur clé pour évaluer le risque de confusion. Une marque forte est une marque largement reconnue du public et qui identifie immédiatement un producteur ou une source unique du produit. La force d'une marque s'apprécie selon deux critères : (1) son caractère distinctif ou unique, et (2) sa notoriété sur le marché. Les tribunaux considèrent souvent les noms de personnes comme descriptifs et, par nature, comme peu forts. Ils sont intrinsèquement faibles, sauf s'ils ont acquis une « signification secondaire », c'est-à-dire lorsque les consommateurs associent spécifiquement ces termes à une source particulière au fil du temps.
Dans l' affaire Brennan's, Inc. c. Brennan's Restaurant, LLC , la cour a statué que les noms de famille courants bénéficient d'une protection limitée en matière de marques. Cette décision vise à éviter l'octroi de droits de monopole sur des mots courants, ce qui pourrait restreindre indûment la concurrence et le commerce.
Lorsqu'une marque est considérée comme faible, c'est-à-dire peu distinctive ou unique, même de légères différences entre deux marques similaires peuvent suffire à prévenir toute confusion. En effet, les marques faibles bénéficient d'une protection juridique moindre que les marques fortes et distinctives. Dans l'affaire In re Dayco Products – Eaglemotive Inc. , la cour a expliqué que les marques faibles ont une portée de protection plus restreinte et n'empêchent donc pas l'utilisation d'autres marques présentant des similitudes.
Conclusion
En matière de droit des marques, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de confusion, le contexte est primordial. Le simple partage d'un nom ou d'un mot ne suffit pas à créer de confusion ; l'impression commerciale, la cible, le niveau de connaissance des consommateurs, la notoriété de la marque et d'autres facteurs plus subtils jouent un rôle essentiel.
L'analyse du Pont exige une évaluation approfondie et réfléchie. Qu'il s'agisse de conseiller des clients, de préparer un appel ou de répondre à un refus, il est essentiel d'examiner chaque facteur en détail, en s'appuyant sur des preuves substantielles et la jurisprudence pertinente.
Si vous avez des questions ou souhaitez discuter du droit des marques, veuillez contacter EPGD Business Law à Miami, en Floride, au (786) 837-6787 ou envoyez-nous un e-mail pour planifier une consultation.
