En vertu de la loi Lanham, les principaux recours en cas de contrefaçon de marque comprennent (1) une injonction, (2) une action affirmative et (3) une réparation monétaire.
L'injonction est le recours le plus fréquent dans les affaires relevant de la loi Lanham ; elle consiste généralement à ordonner à la partie contrefaisante de cesser immédiatement toute utilisation des marques. Quant aux mesures correctives, les tribunaux peuvent ordonner au défendeur de prendre des mesures pour éliminer la contrefaçon du marché, telles que le rappel des produits, la diffusion de publicités correctives, l'affichage de mentions légales et la destruction des produits. La mesure corrective la plus courante est la confiscation et la destruction des articles contrefaits, tels que les étiquettes, les panneaux, les emballages et les publicités.
En matière de réparation financière, la loi Lanham prévoit cinq (5) types différents de réparation pour les propriétaires de marques de commerce en cas de contrefaçon :
- Comptabilisation – des profits d’un contrefacteur, c’est-à-dire l’argent que le contrefacteur a gagné grâce à la contrefaçon ;
- Dommages réels – subis par le propriétaire de la marque ;
- Redevances raisonnables – représentant une mesure des dommages subis par le propriétaire de la marque ;
- Honoraires d'avocat – dans des cas exceptionnels, et ;
- Coûts – liés à la recherche d'aide.
La partie gagnante n'a pas automatiquement droit à une indemnisation financière. Les tribunaux disposent d'un large pouvoir discrétionnaire pour accorder des dommages-intérêts en cas de contrefaçon de marque. Lorsqu'une mesure d'injonction suffit à réparer le préjudice, aucune indemnisation financière n'est requise.
Quant à la reddition de comptes, son objectif est de rendre la contrefaçon non rentable pour le contrefacteur. Le titulaire d'une marque peut obtenir une reddition de comptes sans avoir à prouver ni confusion réelle du consommateur ni préjudice économique. Des dommages-intérêts peuvent être accordés même si les pertes réelles du titulaire de la marque sont inférieures aux bénéfices du contrefacteur.
Les demandeurs peuvent solliciter des dommages-intérêts pour perte de profits en faisant valoir qu'une vente réalisée par le défendeur contrefacteur équivaut à une vente perdue par le demandeur. Il leur suffit de fournir la preuve des ventes illicites du défendeur, sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice. La preuve des ventes peut être établie par le simple calcul du chiffre d'affaires brut du contrefacteur.
Une fois que le demandeur a établi le chiffre d'affaires du contrefacteur, il a droit à une indemnisation basée sur ce chiffre, sauf si le contrefacteur peut prouver des déductions appropriées. Seules les charges variables, telles que la main-d'œuvre, les matières premières et autres coûts liés à la production des biens contrefaits, peuvent être déduites. Les charges fixes, les taxes et les dépenses excessives ne sont pas déductibles.
Les demandeurs peuvent également prouver leur préjudice en démontrant des dommages réels (et non de simples suppositions) causés par la contrefaçon du défendeur. Contrairement aux pertes sur les bénéfices, les demandeurs doivent prouver qu'une confusion réelle chez le consommateur a entraîné un préjudice économique pour obtenir des dommages-intérêts. Ils doivent démontrer une perte de ventes ou de bénéfices, une atteinte à la réputation ou le coût des publicités correctives. Les demandeurs peuvent prouver la confusion du consommateur en apportant la preuve d'un détournement de clientèle ou en présentant des enquêtes établissant une confusion réelle chez le consommateur.
En matière de redevances, les demandeurs peuvent obtenir une redevance raisonnable en lieu et place de dommages-intérêts, dans la mesure où elle correspond à un préjudice réel ou à un enrichissement sans cause du contrefacteur. Ces redevances raisonnables sont généralement accordées lorsque les parties entretenaient une relation de licence préexistante.
Concernant les honoraires et frais d'avocat, la partie gagnante dans une action en contrefaçon de marque peut, à titre exceptionnel, recouvrer ses honoraires. Les tribunaux prennent en compte des facteurs tels que l'intentionnalité, la malice et la fraude pour accorder des dommages-intérêts majorés. Si le demandeur opte pour des dommages-intérêts réels et prouve la contrefaçon intentionnelle de la marque (pour les produits), le tribunal peut, à sa discrétion, accorder le triple des dommages-intérêts calculés (dits « dommages-intérêts triplés »), en sus des honoraires d'avocat et des intérêts de retard.
